周美华：医疗器械专利无效攻守之道

近日，在由IPR Daily及IPR Daily GLOBAL联合主办的GIPC 2024全球医药医疗知识产权生态大会上，北京三聚阳光知识产权服务集团有限公司法律业务总监周美华结合此前的案例，对专利无效策略运用和专利无效技术操作进行讲解，对医疗器械专利无效攻守之道做了主题分享。

北京三聚阳光知识产权服务集团有限公司法律业务总监周美华

以下为演讲实录：

今天分享的主题是专利无效攻守之道，在专利无效方面，医疗器械和其他任何领域一样，具有很多共性，所以今天我从实战案例的角度和大家分享我们是怎么进行专利无效的处理。今天我主要分享两方面的内容，一方面结合案例分享专利无效的策略运用，另一方面通过案例分享专利无效的技术操作的相关问题。

PART 1、专利无效策略运用

分享的第一个案件是某企业与北京亿马先锋汽车科技有限公司专利无效案，该案是一个有关锂离子电池的案件，入选了2023年度专利复审无效十大案件。我们通过专利公开不充分的方式把涉案专利宣告全部无效。在电池单元相互连接的动力电池领域，一个电池单元发生爆炸后，不希望其爆炸的热量传递到其他的电池单元，从而引起其他电池相关的问题。最终通过热量相对传播的方式在案件当中解决，写了一个公式，这个案子有几个较为典型的意义。

第一，对于预测性较低的技术方案，如果技术方案中包含参数的计算公式是在诸多特定条件或者理想条件下推导得出，本领域技术人员根据说明书记载的内容无法合理推知其能否取得预期的技术效果，则说明书需要记载相应的实验数据加以证明，否则说明书无法满足充分公开的要求。第二，如果说明书的描述不完整，仅给出某种设想或任务，并未给出实现该设想或任务的具体技术手段，而本领域技术人员根据说明书的描述或依赖现有技术手段又不能实现该设想或任务，进而无法实现本专利的技术方案，解决其技术问题，达到预期的技术效果，则说明书没有满足充分公开的要求。

近年来，通过公开不充分、不支持的方式进行无效案件的数量有所提升。此前理论界或实务界认为，专利无效案件大多通过新颖性和创造性进行无效专利，今天这个结论依然成立。但是现在会越来越关注案件的说明书公开是否充分、权利要求书能否得到说明书的支持等等角度。另外，审查员的审查也趋于严格。实际上权利要求书能否得到说明书的支持，是一个能够很好地衡量专利创新和自由实施之间界限的维度。所以现在很多国外专利进入中国时，尤其关注专利公开不充分、支持修改超范围等相关的问题。

在奥克斯与格力的实用新型专利无效案件中，奥克斯在宁波中院起诉格力侵犯其专利权，索赔1000万元。格力公司提出了几个反制措施，第一是发起基本的反制措施——专利无效；第二，针对该专利提起专利权属诉讼，格力认为该专利是格力公司的前员工离职后到达奥克斯发明创造的，所以职务发明创造专利权属于格力公司。但在宁波中院同一天下达的两个判决中，其中之一驳回了格力公司关于专利权属的诉讼请求，同时判决格力公司侵权成立，按照奥克斯索赔1000万顶额判赔。处于弱势的格力发起了进一步的反制措施，包括对专利无效提起行政诉讼、对专利权属、侵权诉讼进行上诉，同时又发起了新的专利无效。

事实上，专利无效在民事案件中的占比很高，专利无效是解决专利民事纠纷的一个非常重要的手段。回到案例，在众多反制措施存在的情况下，理清哪一条路可以帮助客户快速解决纠纷是非常重要的，这是一个方向性的问题。

专利行政诉讼的审查周期很长，北京知识产权法院专利行政诉讼一审的审结周期是一年左右，但其实它的审结周期是1—2年一个案件。所以格力公司想要通过专利行政诉讼翻盘，在时间上划不来。因为侵权纠纷二审大概率在一年内结案，而行政诉讼的一审、二审两个程序下来大概需要2—3年的时间，在这种情况下行政诉讼即使赢了，可能侵权诉讼已经结案了，在时间效益上划不来。撤案率方面，2023年以及前些年北京知识产权法院撤销无效决定的概率都非常低。从概率学以及从案件的实际角度、时间角度来看，这个策略也是行不通的，不能快速解决它的纠纷。专利权属方面，专利权属可能会导致专利申请在国家知识产权所有程序的终止，无法做出新的无效，它的程序是相互矛盾的。另外专利行政诉讼，因为在前的无效是在部分无效的基础上做出的，没有进行修改的部分无效，不成文的规定是如果行政诉讼没有生效，代表着在后无效无法确定审查的版本，所以行政诉讼也会导致无效在后不成文的终止，它的程序是相互矛盾的。

我们拿到案子后给出的建议是全心全意地打新一轮的无效，因为无效的周期是5—6个月，如果找到非常好的证据，就可以最大程度、最快速度地解决纠纷。最后格力听取了我们的建议，撤回了行政诉讼、权属诉讼，保留侵权诉讼二审，集中全力打第三次无效，在第三次无效案件中我们在国外找到了新颖性证据。所以如我们所预期，最后宣告专利权全部无效，用4个月的时间解决了格力的该案纠纷。这个案子非常完美地呈现了在专利纠纷过程中程序的复杂性以及程序之间的相互交织影响，我们在为企业制定应诉策略的时候要充分考虑相关的因素，才能找到合适的出路。

接下来分享的是一个我们此前代理的无效台达的案件，该案有在先无效决定56908号对涉案专利维持有效的基础，后来台达又针对我们的客户发起诉讼，索赔4800万。我们在该案中再次发起第二次专利无效，在第二次无效中但凡有在前无效，我们都要分析在前的无效宣告到底因为什么维持。在该案中我们发现，传感器的设置位置在壳体外表面，在前的无效决定中认为传感器位于壳体的外表面，是用于感知壳体内部的温度，而这一点从在前的专利文本中很难检索出来。这种情况之下，我们最为重要的工作策略是要找到传感器位于壳体的外表面，是用于感知壳体内部温度的证据。后来我们在一个光刻机里面找到了相关证据，第二轮宣告全部无效，这个策略的制定是非常重的。

我们再来分享一个在2017年获得全国专利复审十大无效的案件，深圳的一家公司针对摩拜在北京知识产权法院和北京市知识产权局分别发起了专利侵权诉讼和专利侵权投诉。现在分享的是专利侵权投诉的案件，当时摩拜正处于关键的阶段，摩拜的诉求是想要快速解决纠纷，且不能影响投资人对于摩拜公司的投资信心。

这个专利主要保护的是临时用户进入到小区之后，和小区的门禁控制系统以及业主之间三方互动开门的技术。摩拜的开锁技术是两方，但在专利权要求文字部分并没有清晰明确地表示其是三方还是两方，所以在全要素的解释上专利权人还存在一线生机。如果做扩大性解释，摩拜是可能侵权的，所以我们当时制定的策略，第一在专利侵权阶段进行权利要求的解释，让它认定权利要求真正的解释范围跟专利是不同的。但我们认为如果只是这样一个策略，会让权利人有较大的发挥空间，所以我们又发起了专利无效。当权利要求存在多种可能解释的时候，我们在准备证据的时候也一定会考虑各种不同解释、证据的组合。因为我们找到了两方互动的新颖性证据，直接把权利要求明确为说明书所认为三方互动的形式。所以在无效口审后，专利权人未等无效结论做出就主动撤销了对摩拜的指控，用了不到4个月的时间解决了纠纷。2017年12月26日，国家知识产权局作出无效宣告请求审查决定，宣告专利权全部无效。侵权投诉案和专利无效案也分别获得了当年的专利复审无效十大案件和北京市专利行政保护十大典型案例。

在我们代理的ATL涉诉1.05亿锂电池专利宣告无效案和ATL涉诉5000万元专利宣告无效案中，1.05亿的案子是通过专利创造性的证据宣告无效的，而5000万的案子是通过权利要求得不到说明书的支持的一些方式来无效。在两个案子中，技术操作的层面非常多，在一些权利要求存在多种可能的基础之上，尽可能把各种可能的方式考虑到位。5000万的案子充分告诉我们在做无效的过程中不能放弃任何一个细节点，我们可能要把无效的所有理由从头到尾捋一遍，看看这个案子当中适用哪一种情形。

PART 2、专利无效技术操作

专利无效技术操作，重要的内容包括专利保护范围的确定、证据公开时间和公开内容的认定以及专利创造性的判断。“湿态覆膜砂”专利无效及行政诉讼案件中，既有侵权诉讼，也有专利无效和行政诉讼。该案件的主题是保护湿态覆膜砂，其专利无效的过程很曲折，但是曲折之处在于什么？主题名称到底对保护范围产生什么样的影响？我们应该怎么样在诉讼当中实际操作？在“湿态覆膜砂”案的无效阶段找到的证据是干态覆膜砂，但是也加了有机油脂，在我们取证当中湿态覆膜砂和干态覆膜砂具有不同的特性，内涵和外延、产品的特性不一样，所以无效合议组接纳了我们的意见，认为这两个是完全不一样的产品，维持有效。但在行政诉讼一审的时候就推翻了，认为在干态覆膜砂和湿态覆膜砂的制备的过程中都会加有机油脂，两者是一样的产品。在二审过程中我们致力于向法官解释清楚一个问题，第一是干态覆膜砂和湿态覆膜砂在特性上到底有何不同，用证据证明常温条件下哪些形态不一样。第二是为什么会出现干态覆膜砂在制备过程中虽然加了有机油脂，但是在成品依然呈现出跟湿态覆膜砂不一样的特性，我们找了非常关键的一个证据证明他们两者工艺条件的不同导致了在制备过程中原料一样成品形态不一样。

这个案子充分体现了在专利保护范围确定过程中，一定要把主题名称作为一个重要的考量因素，有时主题名称范围被其技术特征涵盖，有时主题名称本身隐含了一些技术特征，这需要我们挖掘并且通过证据证明。

以上就是我的分享内容，谢谢！

来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）