以案说法-试论专利法禁止反悔原则的发展
来源：IPRdaily中文网（iprdaily.cn）
作者：刘林东 覃岩岩 北京高沃律师事务所
原标题：以案说法-试论专利法禁止反悔原则的发展
“禁止反悔原则”的确立、适用和发展逐渐明晰，始终贯彻着诚实信用原则的内核，达到了既符合保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造的目的，也符合避免因受到过度限制，导致被诉侵权人极易通过技术特征的修改、替换来规避侵权导致权利人与社会公众的利益失衡。
一、禁止反悔原则的确立
1.对等同原则的限制
等同侵权原则的适用将专利权保护范围扩大到了相同侵权（权利要求字面限定的范围）之外，使专利权人的利益得到了更为充分的保护，对于平衡专利权人和社会公众之间的利益具有重要意义。等同侵权原则的适用需考虑专利申请日至专利侵权行为发生时技术的发展水平，防止侵权人对专利技术方案中某些技术特征与专利申请日后新出现的技术进行简单替换而规避侵权的情况。[1]
然而，在充分保护专利权的同时，随着等同原则的广泛适用，在一定程度上减弱了权利要求的公示作用。为了从另一角度平衡专利权人和社会公众利益，必须对等同原则的适用加以适当限制。禁止反悔原则就是对等同侵权的主要限制方式之一。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷应用法律若干问题的解释》（法释[2009]21号，以下简称“《审理侵犯专利权纠纷司法解释一》”）第六条[2]确立了“禁止反悔”原则。禁止反悔原则的确立，主要是为了避免专利权人在专利授权或确权（无效）程序中，为了获得授权或维持专利权有效，对专利保护范围进行了限缩，但是在专利侵权程序中，却否认进行了限缩而主张更大的保护范围，从而发生“两头得利”的情形。
典型案例一：重庆望江摩托车制造有限公司与河南省树民动力机械制造有限公司侵害实用新型专利权纠纷案[3]
在本案中，最高人民法院在认定被诉侵权产品中的“右侧龙骨和左侧龙骨的前端和后端的连接方式”与权利要求1限定的技术特征“右侧龙骨和左侧龙骨两端均与横梁和前保险梁相连接”是否构成等同时，对禁止反悔原则的适用作出如下认定：
根据禁止反悔原则，由于树民动力公司在无效行政程序中已经明确放弃了“四根龙骨的前端和后端不是直接连接在同一根梁上”的技术方案，其权利要求1中关于四根龙骨连接方式的技术方案应该认定为“四根龙骨的前端直接连接在同一根前保险梁上，四根龙骨的后端直接连接在同一根横梁上”。因此，其在本案侵权诉讼中又将“四根龙骨的前端和后端不是直接连接在同一根梁上”的技术方案纳入到专利权保护范围不应得到支持。
2.禁止反悔原则具有独立于等同原则的意义
长期以来，禁止反悔原则一般在限制等同原则时适用，在相同侵权判定时不考虑适用。在这种理解前提下，必须先有原告要求适用等同侵权的主张，才有禁止反悔原则的适用问题。部分学者从禁止反悔原则发展历史进行考察，明确提出禁止反悔原则的宗旨应当是确保专利权人在专利授权或者维持程序中对权利要求的解释应当一致。因此，禁止反悔本身应当具有独立于等同原则的另一种权利要求解释原则。
我们认为，禁止反悔原则在解释权利要求时也可以具有其独立于等同原则的意义，作为一项独立的权利要求解释规则。专利制度设置禁止反悔原则，是在专利侵权诉讼中根据专利申请人在授权阶段的真实意思表示（如审查档案等内部证据），对专利权的保护范围进行解释。专利权利人在专利授权或者无效宣告程序中，只要曾经作出了影响专利保护范围的修改或意见陈述，在侵权判定中，都可以适用禁止反悔原则，不必以等同原则被提出之后，才考虑禁止反悔原则的适用。[4]在一系列司法解释和案例中，上述规则最终得以确立和发展。
首先，最高院确立了专利申请文件和审查文档作为内部证据，对权利要求解释的作用。上述《审理侵犯专利权纠纷司法解释一》第三条第一款规定：人民法院对于权利要求，可以运用说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案进行解释。说明书中对权利要求用语有特别界定的，从其特别界定。
其次，最高院进一步明确、细化了用于解释权利要求的内部证据的范围。《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（二）》（法释〔2016〕1号，以下简称“《审理侵犯专利权纠纷司法解释二》”）第六条规定：人民法院可以运用与涉案专利存在分案申请关系的其他专利及其专利审查档案、生效的专利授权确权裁判文书解释涉案专利的权利要求。专利审查档案包括专利审查、复审无效程序中专利申请人或者专利权人提交的书面材料，国务院专利、行政部门及其专利复审委员会制作的审查意见通知书、会晤记录、口头审理记录、生效的专利复审请求审查决定书和专利权无效宣告请求审查决定书等。
典型案例二：百度在线网络技术（北京）有限公司（简称百度在线公司）、百度时代网络技术（北京）有限公司（简称百度时代公司）与北京搜狗科技发展有限公司（简称搜狗科技公司）、北京搜狗信息服务有限公司（简称搜狗信息公司）侵害发明专利权民事纠纷案[5]
在本案中，法院在解释涉案专利权利要求保护范围时，对涉案专利说明书记载及原告百度在线公司在授权阶段的解释予以考虑。虽然“直观形象”一词的含义具有较强的主观性，但根据涉案专利所记载的背景技术、涉案专利的发明目的以及达到的效果等方面的内容，结合百度在线公司在授权过程中若干次意见陈述，尤其是其针对国家知识产权局发出的第三次审查意见通知中陈述的“本申请权利要求1的方案……动态地、准确地对用户进行操作引导”等内容，可以确定百度在线公司已经把无法直观形象地示出触控响应的路径的技术方案尤其是非动画显示的方案排除出涉案专利的保护范围。
二、对禁止反悔原则的限制
禁止反悔原则可以对等同侵权形成限制，但是过度适用禁止反悔原则显然也会使得等同侵权制度无法发挥真正作用，有损专利保护的价值。专利申请人、专利权人对专利权保护范围作出的修改、陈述所产生的实际限定，应当遵循相应法律规则，不能不加区分地将凡是作出过修改、陈述的内容均纳入到等同的除外情形。
因此，后续司法解释和判例对禁止反悔原则的适用也进行了限制。上述《审理侵犯专利权纠纷司法解释二》第十三条规定了禁止反悔的例外情况：“权利人证明专利申请人、专利权人在专利授权确权程序中对权利要求书、说明书及附图的限缩性修改或者陈述被明确否定的，人民法院应当认定该修改或者陈述未导致技术方案的放弃。”由此可见，只有在专利授权或无效程序中被接受的修改或意见陈述，因其有助于专利授权或维持有效，才会产生禁止反悔的效果。
典型案例三：永康市宏跃动力机械有限公司与BCS股份公司、北京立联宏业机械有限公司侵害发明专利权纠纷案[6]
在本案中，法院阐明，专利申请人在专利授权程序中，主动或应审查员的要求，对权利要求作出限缩性修改或陈述，如果未被审查员采纳，且未因此获得专利权，就不应导致技术方案的放弃，不适用禁止反悔原则。当专利申请人所作的修改或陈述属于通过增加或变更权利要求的技术特征改变请求保护的范围，或者增加或删除一项或多项权利要求，或者把权利要求附加的技术特征予以合并时，如果增加的技术特征已经清楚记载在原说明书和权利要求书中，符合《专利法》第三十三条规定的情形，在专利获得授权后，专利权人在侵权诉讼中主张技术特征等同的，人民法院应当审查其所作出的修改和陈述与授权后的该技术特征之间是否有实质联系，是否存在对该技术特征予以限缩或放弃的事实，而不能仅因为权利要求增加了技术特征，就认定专利申请人作出了修改，将该增加的技术特征相等同的特征全部予以放弃。
典型案例四：浙江福瑞德化工有限公司与天津联力化工有限公司侵害发明专利权纠纷案件[7]
本案中，法院认定，虽然权利人在实质审查过程中修改权利要求1时增加了“料位开关”，涉案专利权最终被维持有效。但在无效程序中，并无证据证明权利人通过上述修改以及意见陈述，放弃了对通过压力检测来确定是否排空铝粉的技术方案主张等同侵权。因此，对于福瑞德公司有关本案应适用禁止反悔原则，不能再认定“料位开关”与技术方案A中的压力检测构成等同的主张，不予支持。
首先，法院具体释明，在发明专利授权确权程序中，专利申请人有权依法提交意见陈述或修改权利要求。专利申请人在修改权利要求时增加新的技术特征，并主张修改后的技术方案是非显而易见的，是专利审查实践中的常见情形。虽然在权利要求中增加技术特征会进一步限定专利权的保护范围，导致权利要求的保护范围发生变化，但在没有其他证据证明权利人通过修改或者意见陈述“放弃”特定技术方案的情况下，不能仅仅由于在权利要求中增加技术特征，导致权利要求的保护范围进一步限缩，就认定权利人完全“放弃”了与该技术特征等同的其他所有技术特征，不能再就增加的技术特征主张适用等同原则。如此，会导致以增加技术特征的方式修改的权利要求的保护范围受到过度限制，被诉侵权人极易通过技术特征的修改、替换来规避侵权，导致权利人与社会公众的利益失衡。这样既与禁止反悔原则的目的不符，也与专利法保护专利权人的合法权益、鼓励发明创造的立法目的不相适应。
其次，法院还对关于禁止反悔原则的举证责任问题进行了详细阐释。根据上述《审理侵犯专利权纠纷司法解释二》的规定，在权利人作出了限缩性修改或者陈述的情况下，在认定是否适用禁止反悔原则时，应当查明权利人是否通过“限缩性修改或者陈述”导致“放弃”了特定的技术方案，而不仅仅是考虑“限缩性修改或者陈述”是否对专利权的效力产生实质性影响。因此，被诉侵权人主张适用禁止反悔原则的，应举证证明权利人“限缩性修改或者陈述”的具体情形，以及权利人因此放弃了“被诉侵权技术方案”。而权利人主张“未导致技术方案的放弃”，不适用禁止反悔原则的，则应由权利人就“限缩性修改或者陈述被明确否定”承担举证责任。本案中，再审法院对二审法院以“福瑞德公司不能证明联力公司在无效宣告行政程序中的相关陈述对涉案专利权的有效性已经产生了实质性的影响”为由，认为“在本案中不适用禁止反悔原则”，对其适用法律不当的情况进行了纠正。
三、禁止反悔原则的扩展
1.禁止反悔原则从专利侵权阶段向专利确权阶段的扩展应用
《最高人民法院关于审理专利授权确权行政案件适用法律若干问题的规定（一）》（法释〔2020〕8号）第三条规定“人民法院在专利确权行政案件中界定权利要求的用语时，可以参考已被专利侵权民事案件生效裁判采纳的专利权人的相关陈述。”其规定了在侵权阶段的放弃性陈述同样会影响专利确权阶段，即规定了禁止反悔原则从专利侵权阶段向专利确权阶段的应用。
2.禁止反悔原则是否适用于被诉侵权方[8]
在专利权人作为原告方提起专利侵权之诉后，被诉侵权方通常会针对涉案专利提起无效宣告请求。在并行的专利侵权诉讼程序和专利确权程序中，经常会遇到这样的情形：在侵权诉讼程序中，专利权人为使侵权成立，通常会对权利要求保护范围进行扩张解释，而被诉侵权方则通常会对权利要求进行限缩解释来进行不侵权抗辩；而在确权程序中，双方的观点通常又会互相调换位置，专利权人极力通过解释来缩小权利要求的保护范围以保住专利权，而被诉侵权方（无效宣告请求人）则为了能无效专利权而又极力解释扩大专利保护范围。如前所述，禁止反悔原则规制的正是专利权人的这种行为。那么，被诉侵权方的这种行为是否也适用禁止反悔原则呢？
据此，部分实务界学者认为，被诉侵权方在专利确权程序中对涉及专利保护范围解释的主张在侵权程序中不构成反悔；只有在被诉侵权方的该主张明确被法院或国家知识产权局认可的情况下，在侵权程序中确定专利权的保护范围时才应当予以考虑；需要注意的是，被诉侵权方的该主张被明确认可是否必然导致特征相同侵权成立，还需要进行具体分析和比对。
我们认为，在司法实务中，作为专利权人一方其对权利要求保护范围的陈述或者修改权利要求的情形下，适用禁止反悔原则是必要和合理的；作为被诉侵权一方，其在专利确权程序中的意见明确被法院或国家知识产权局认可的情况下，以及在专利侵权程序中其对被诉侵权产品的技术特征进行解释的情况下，适用禁止反悔原则才是必要和合理的。
结语
通过以上的讨论和案例分析，我们看到，“禁止反悔原则”的确立、适用和发展逐渐明晰，始终贯彻着诚实信用原则的内核，达到了既符合保护专利权人的合法权益，鼓励发明创造的目的，也符合避免因受到过度限制，导致被诉侵权人极易通过技术特征的修改、替换来规避侵权导致权利人与社会公众的利益失衡。
注释：
[1](2019)最高法知民终48号民事判决书
[2]该司法解释第六条规定：“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”
[3]（2020）最高法知民终384号判决书
[4]相同侵权判定可适用禁止反悔原则，作者：魏金汉，来源：人民法院报，最后访问时间为2021年3月27日，链接网址：https://www.chinacourt.org/article/detail/2013/04/id/937901.shtml
[5]（2016）京73民初1077号判决书
[6]（2019）最高法知民终530号判决书
[7]（2018）最高法民再387号民事判决书
[8]贸促专商 | 禁止反悔原则是否适用于被诉侵权方，作者：魏辛欣，来源：知产力，最后访问时间为2021年3月27日，链接网址：http://www.zhichanli.com/article/9705.html
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作者：刘林东 覃岩岩 北京高沃律师事务所
编辑：IPRdaily王颖 校对：IPRdaily纵横君
