发明人署名权以及发明人奖励的相关问题探析
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作者：黄东峰 北京品源知识产权管理咨询有限公司
原标题：关于发明人署名权以及发明人奖励的相关问题探析
近日，笔者接到不少客户关于发明人署名权的咨询，大致情形包括几个类型：第一，可否将老板作为发明人；第二，可否增加几个未参与研发的人作为发明人；第三，发明人离职后是否可以删除该发明人；第四，委托技术开发，受委托一方的开发设计人员是否应该作为发明人。针对以上几种问题，笔者以(2016)京73民初257号案件为分析对象，对发明人署名权以及委托开发合同中受委托单位的发明人奖励问题做分析以及梳理。
【案情简介】
原告余某某诉称:
1.请求法院确认余某某、王某某、李某某为专利号ZL201110320586.6,“一种压紧机构及具有该压紧机构的纸币封装装置”发明专利(以下简称涉案专利)的发明人。
2.由被告承担本案的案件受理费。
事实和理由:
2009年12月,余某某委托贠某开发纸币塑封包装机。2010年10月,余某某和余某中共同出资设立北京银海世纪科技有限公司(以下简称银海世纪公司)。2011年3月,贠某团队完成原理设计。2011年4月,银海世纪公司和苏州江南航天机电工业公司(以下简称江南航天公司)签订《样机制造及图纸完善合同》,委托江南航天公司在贠某设计图纸上完善设计并制造产品定型样机。江南航天指派王某某、李某某、姜统飞、王惠光等人与原告共同组成项目组,负责产品定型设计和完善设计。2011年10月,余某某和王某某、李某某完成新的压紧机构设计并申请涉案专利,该申请于2013年6月19日获得授权并取得第1218495号发明专利证书,该证书上记载发明人为王某某、李某某、余某某。2014年4月,余某中以银海世纪公司股东身份提起诉讼,要求确认银海世纪公司是涉案专利的唯一专利权人,北京市第三中级人民法院一审驳回了余某中的诉讼请求。余某中不服上诉后,北京市高级人民法院(以下简称北京高院)于2015年5月18日作出(2015)高民(知)终字第31号判决(以下简称第31号判决),驳回了余某中上诉,但在事实查明部分,认定“本案中,在案证据显示,涉案的专利是根据在余某某与贠某签订的《技术开发委托合同》后贠某接受委托而研究开发的‘塑封捆钞项目’基础上而申请的”,相当于认定涉案专利的发明人为贠某。北京高院的判决生效后,原告联系被告,请求被告声明其不是上述发明专利的发明人,遭到被告拒绝,被告拒不声明的行为,造成北京高院判决认定的发明人署名事项与国家知识产权局登记不一致,造成社会公众对原告的发明人身份问题产生怀疑,损害了原告的声誉。
【案件时间轴】
为了更为清晰的了解到该案件的时间关系和委托关系，本时间轴以(2016)京73民初257号和(2015)高民(知)终字第31号两个关联案件为基础进行整理。
● 2009年12月,余某委托贠某开发纸币塑封包装机。
● 2010年5月9日,余某与贠某签订了《技术开发委托合同》。
● 2010年6月14日,贠某与北京翔捷包装机械有限公司签订了《全自动钞票包装机样机研制合同》；余某、贠某共同与北京翔捷包装机械有限公司签订了《保密协议》。上述合同约定相关知识产权归属于余某。
● 2010年10月,余某和余某中共同出资设立北京银海世纪科技有限公司。后变更登记为余某中、余某、刘某、刘某、王某五人
● 2011年3月,贠某团队完成原理设计。
● 2011年3月7日,银海世纪公司股东王继飞从贠某处将全部设计图纸取走,并出具收条。
● 2011年4月,银海世纪公司和苏州江南航天机电工业公司(以下简称江南航天公司)签订《样机制造及图纸完善合同》,委托江南航天公司在贠某设计图纸上完善设计并制造产品定型样机。江南航天指派王某、李某、姜某、王某某等人与原告共同组成项目组,负责产品定型设计和完善设计。
● 2011年10月20日,余某作为申请人申请了发明专利,名称专利号为ZL2011103205866。（2013年6月19日获得授权，发明人为王某、李某、余某。）
● 2014年4月,余某中以银海世纪公司股东身份提起诉讼,要求确认银海世纪公司是涉案专利的唯一专利权人。
● 2015年5月18日作出(2015)高民(知)终字第31号判决(以下简称第31号判决),驳回了余某中上诉
● 2016年4月18日余某提起诉讼，要求确认确认余某、王某、李某为专利号为ZL201110320586.6的发明人。
【当事人关系图】
【法律分析】
笔者通过阅读(2016)京73民初257号和(2015)高民(知)终字第31号两个关联案件发现：在余某中以股东身份提起专利号为201110320586.6的专利的确权之诉为起因，北京高院2015年5月18日作出(2015)高民(知)终字第31号判决(以下简称第31号判决),驳回了余某中上诉,但在事实查明部分,认定“本案中,在案证据显示,涉案的专利是根据在余某某与贠某签订的《技术开发委托合同》后贠某接受委托而研究开发的‘塑封捆钞项目’基础上而申请的”,相当于认定涉案专利的发明人为贠某。北京高院的判决生效后,原告余某某联系被告贠某,请求被告声明其不是上述发明专利的发明人,遭到被告拒绝,被告拒不声明的行为,造成北京高院判决认定的发明人署名事项与国家知识产权局登记不一致,于是原告余某某认为该认定部分造成社会公众对原告的发明人身份问题产生怀疑,损害了原告的声誉于是提起诉讼。被告贠某在案件审理过程中未提供有效的答辩说明，最终法院以原告余某某请求确认其为涉案专利的发明人,但是现涉案专利证书已经载明余某某为涉案专利的发明人之一,其权利或法律地位并未处于不安状态,缺少诉的利益，驳回了起诉讼请求。
本系列案件实质涉及企业技术研发合作过程中，就合作研发所产生的技术成果进行专利权归属问题、职务发明问题、专利申请的发明人署名权问题等。
本案中，原告余某某与被告贠某签订了技术合作合同。在该合同中对合作成果的知识产权权利归属做出了明确约定。根据现行专利法规定，发明人是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人，发明人有权在专利文件中写明自己是发明人。发明人署名权是发明人的一项权利，且作为一项人身权利，不应当随意地通过协议或约定进行转让。
现实中，许多企业，对权利归属有较为清晰的认知，但是往往忽视专利法关于发明人署名权的规定，本企业中的职务发明或者委托开发过程中参与研发的发明人，是否列入相关专利申请的发明人名单里往往根据自己企业内部规定办理。于是就出现了以下几种情况：
第一， 将老板作为发明人，因为专利权都是属于公司的，老板就应该作为发明人；
第二， 为了评定职称或者其他需要，虚列未参与研发的自然人作为发明人；
第三， 发明人离职后删除该发明人；发明人离职后企业担心后续对专利权形式有障碍，所以强行变更发明人信息。
第四， 委托技术开发，受委托一方的开发设计人员不是本公司人员不列为发明人。
针对以上情形可能产生以下诸多隐患：
第一，职务发明人或者被删除发明人提起署名权确权之诉；在企业进行融资、上市或者重组过程中都会成为阻碍。科创板相关的知识产权信息披露中明确规定要求企业重大的知识产权财产无权属纠纷。
第二：虚列发明人要求企业支付发明人奖励。
第三：虚列发明人所在单位要求确认专利权归属，或者虚列发明人所在单位追究该发明人泄露公司技术秘密，从而提起诉讼。
【案例引申分析】
笔者对该案件作进一步引申，对较为困惑的几个问题分析提供给读者参考。
1、贠某提起反诉要求确认自己为发明人，结果如何？其实(2015)高民(知)终字第31号判决(以下简称第31号判决)已经有明确认定，在案证据显示,涉案的专利是根据在余某某与贠某签订的《技术开发委托合同》后贠某接受委托而研究开发的‘塑封捆钞项目’基础上而申请的”， 贠某是该发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人,相当于认定涉案专利的发明人为贠某。这里不做过多的分析。
2、如果贠某为发明人，贠某的发明人奖励如何体现？据在余某某与贠某签订的《技术开发委托合同》，贠某既是受委托开发方，又是该技术成果获得的专利权的发明人，根据合同以及案件事实余某某多次向贠某支付委托开发费用，根据专利法以的规定，该委托开发费用同时也是发明人奖励的来源。
3、如果该201110320586.6号专利的发明人为王某某、李某某是否可以要求获得发明人奖励，应该向谁主张？本案事实为2011年4月14日,银海世纪公司与苏州江南航天机电工业有限公司(简称江南航天公司)签订了《样机制造和图纸完善合同》。该合同约定银海世纪公司委托江南航天公司在现有图纸基础上和参考机(已运至江南航天公司)基础上完成塑封捆钞机完善设计、样机试制、修改和定型；江南航天公司负责完成图纸完善设计和定型；与本项目有关的知识产权归银海世纪公司所有。江南航天指派王某某、李某某、姜统飞、王惠光等人与原告共同组成项目组,负责产品定型设计和完善设计。201110320586.6号专利公告发明人为王某某、李某某、余某某。作为发明人王某某、李某某有权获得相应的奖励。该奖励应该由权利人支付还是由他人支付？按照双方之间的委托协议，受委托方江南航天公司获得了委托开发的相关费用，而王某某、李某某为江南航天公司员工，接受的是本公司的指派，利用了本公司的物质技术条件完成的发明创造，该发明人报酬应该由本公司来支付，笔者认为支付的来源为依据委托合同而发生的委托开发费用。该报酬比例多少应该由公司内部规定或者合同约定的形式来体现。
第2与第3个引申分析都涉及到了委托开发中相关发明人的署名权以及获得报酬相关问题。笔者根据法律的相关规定以及合同法的相关规定做了推定，仅供参考。（具体也可以参考上海高院发布的《职务发明创造发明人或设计人奖励、报酬纠纷审理指引》）
综上，为了避免产生发明人报酬纠纷，建议企业规范公司的知识产权内容标准化管理制度：对职务发明人的奖励与报酬按照法律的规定指定合理的奖励制度，以免出现不必要的纠纷。
【法律规定】
《专利法》
第六条执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位；申请被批准后，该单位为专利权人。非职务发明创造，申请专利的权利属于发明人或者设计人；申请被批准后，该发明人或者设计人为专利权人。利用本单位的物质技术条件所完成的发明创造，单位与发明人或者设计人订有合同，对申请专利的权利和专利权的归属作出约定的，从其约定。第七条 对发明人或者设计人的非职务发明创造专利申请，任何单位或者个人不得压制。
第十六条被授予专利权的单位应当对职务发明创造的发明人或者设计人给予奖励；发明创造专利实施后，根据其推广应用的范围和取得的经济效益，对发明人或者设计人给予合理的报酬。第十七条 发明人或者设计人有权在专利文件中写明自己是发明人或者设计人。
《专利法实施细则》
第十三条
专利法所称发明人或者设计人，是指对发明创造的实质性特点作出创造性贡献的人。在完成发明创造过程中，只负责组织工作的人、为物质技术条件的利用提供方便的人或者从事其他辅助工作的人，不是发明人或者设计人。
第七十六条
被授予专利权的单位可以与发明人、设计人约定或者在其依法制定的规章制度中规定专利法第十六条规定的奖励、报酬的方式和数额。企业、事业单位给予发明人或者设计人的奖励、报酬，按照国家有关财务、会计制度的规定进行处理。
第七十七条
被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定也未在其依法制定的规章制度中规定专利法第十六条规定的奖励的方式和数额的，应当自专利权公告之日起3个月内发给发明人或者设计人奖金。一项发明专利的奖金最低不少于3000元；一项实用新型专利或者外观设计专利的奖金最低不少于1000元。由于发明人或者设计人的建议被其所属单位采纳而完成的发明创造，被授予专利权的单位应当从优发给奖金。
第七十八条
被授予专利权的单位未与发明人、设计人约定也未在其依法制定的规章制度中规定专利法第十六条规定的报酬的方式和数额的，在专利权有效期限内，实施发明创造专利后，每年应当从实施该项发明或者实用新型专利的营业利润中提取不低于2%或者从实施该项外观设计专利的营业利润中提取不低于0.2%，作为报酬给予发明人或者设计人，或者参照上述比例，给予发明人或者设计人一次性报酬；被授予专利权的单位许可其他单位或者个人实施其专利的，应当从收取的使用费中提取不低于10%，作为报酬给予发明人或者设计人。
由于《职务发明条例草案送审稿》中也没有明确对委托开发过程中发明人奖励相关事务做出规定，笔者检索到上海高院发布的《职务发明创造发明人或设计人奖励、报酬纠纷审理指引》对发明人奖励与报酬规定比较明确，可作为参考。
职务发明创造发明人、设计人请求支付职务发明创造奖励与报酬的前提条件是发明人、设计人是专利权所属单位的职工。没有约定申请专利的权利的归属的，由受托方享有申请专利的权利。专利被授权后，受托方作为职务发明创造权利的享有者，对其职务发明创造发明人、设计人负有奖酬支付义务；委托方不享有专利权，也不涉及职务发明创造奖励与报酬的支付。约定申请专利的权利归委托方时，由委托方享有申请专利的权利。专利被授权后，受托方因不享有专利权而不涉及职务发明创造奖励与报酬支付；委托方虽享有专利权，但发明人、设计人不是委托方的职工，故亦不涉及职务发明创造奖酬支付。约定申请专利的权利归双方共有的，专利被授权后，委托方不涉及职务发明创造奖励与报酬支付；受托方作为共有专利权人，应根据其专利获利支付职务发明创造的奖酬。根据《专利法》第十五条的规定，专利权共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利；许可他人实施该专利的，收取的使用费应当在共有人之间分配。如果发明人、设计人所在的受托方从委托方许可他人实施专利中分得许可费，发明人、设计人对该许可费主张职务发明创造奖酬的，应予以允许。《专利法》第八条规定，一个单位或者个人接受其他单位或者个人委托所完成的发明创造，除另有协议的以外，申请专利的权利属于完成或共同完成的单位或者个人；申请被批准后，申请的单位或者个人为专利权人。《合同法》亦对该种形式所完成的发明创造的归属进行了规定，其第三百三十九条规定，委托开发完成的发明创造，除当事人另有约定的以外，申请专利的权利属于研究开发人。研究开发人取得专利权的，委托人可以免费实施该专利。研究开发人转让专利申请权的，委托人享有以同等条件优先受让的权利。按照上述规定，该类发明中，首先依据委托方与受托方之间的协议确定申请专利的权利归属；在没有协议或协议对此没有约定的情况下，适用法定规则，由受托完成方享有申请专利的权利。
A．在没有约定的情况下，由受托方享有申请专利的权利，进而获得专利授权。此时，受托方作为职务发明创造权利的享有者，对其职务发明创造发明人、设计人负有奖酬支付义务；委托方不享有专利权，也不涉及职务发明创造奖酬的支付。
B．约定申请专利的权利归委托方时，委托方最终获得专利授权。此时，发明人、设计人作为受托方的员工，无权请求委托方支付职务发明创造奖励报酬，因为职务发明创造奖励报酬请求权是一种从属性权利，其产生以职务发明的存在，即以发明人、设计人所在单位享有职务发明创造的权利为前提，只有被授予专利权的单位才有义务向其职务发明创造的完成人支付奖酬。受托方因不享有专利权而不涉及职务发明创造奖酬支付；委托方虽享有专利，但与发明人、设计人不涉及劳务关系，故亦不涉及职务发明创造奖酬支付。
C．约定申请专利的权利归双方共有时，由双方共同获得专利授权。此时，委托方虽享有专利权，但与发明人、设计人不涉及劳务关系，故不涉及职务发明创造奖酬支付；受托方作为共有专利权人，应根据其专利获利支付职务发明创造的奖酬。根据《专利法》第十五条的规定，专利权共有人可以单独实施或者以普通许可方式许可他人实施该专利；许可他人实施该专利的，收取的使用费应当在共有人之间分配。如果发明人、设计人所在的受托方从委托方许可他人实施专利中分得许可费，发明人、设计人对该许可费主张职务发明创造奖酬的，应予以允许。
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作者：黄东峰 北京品源知识产权管理咨询有限公司
编辑：IPRdaily王颖 校对：IPRdaily纵横君
